Licencias de uso y cesión de derechos de propiedad industrial: qué son y qué precauciones se deben tener

¿Sabes que se pueden ceder derechos derivados de una patente, una marca o un diseño? En este artículo analizamos estos casos y te comentamos las precauciones que se deben tomar para tener una seguridad jurídica y reducir los riesgos.

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¿Qué es la cesión de derechos de propiedad industrial?

La cesión de derechos de propiedad industrial consiste en que una persona, que es el cedente, transfiere (de forma definitiva) a otra, que es el cesionario, una patente o una marca, por ejemplo. De esta forma el cesionario será el nuevo propietario de los derechos. 

Las cesiones se utilizan cuando el cedente no tiene posibilidad económica de comercializar por sí mismo los derechos por falta de financiación o de otros recursos. 

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Precauciones en la cesión de derechos

Para que la cesión aporte seguridad jurídica a ambas partes se deben considerar varias cuestiones: 

• Realizar una negociación en la que queden claros los derechos y obligaciones de cada parte. 
• Elaborar un acuerdo de confidencialidad para que la información sensible no se transmita a terceros. 
• Hacer una auditoría previa para analizar a fondo el activo. 
• Firma del acuerdo por escrito. El contrato deberá contener varios elementos esenciales:
  1. Objeto de la cesión: derechos que se ceden. 
  2. Pago: importe que se abona y forma en la que se paga. 
  3. Garantías de cumplimiento por ambas partes. 
  4. Ley aplicable y forma de solucionar conflictos entre las partes (tribunales de justicia, mediación, arbitraje etc.). 
• Inscripción de la cesión en el organismo que corresponda.

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¿Qué son las licencias de uso y qué tipos existen?

En este caso un titular de un derecho de propiedad industrial concede un permiso de uso a otra persona con una serie de límites. 

Las licencias pueden ser de varios tipos: 

Licencias exclusivas

Se dividen en dos subtipos:

1. Exclusiva. En la que solo el licenciatario puede utilizar el activo de propiedad industrial. El propietario de la licencia no puede usarla. 
2. Única. En este caso, tanto el titular del derecho como el licenciatario serán los únicos que podrán utilizar el activo de propiedad industrial. 

Licencias no exclusivas

En este supuesto ambas partes pueden utilizar la propiedad industrial. El que concede la licencia puede negociar otras licencias con otras empresas. 

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Precauciones en las licencias

En este caso se suelen firmar acuerdos a largo plazo por lo que es esencial tomar precauciones legales en cuanto al contenido del acuerdo. Son las siguientes: 

• Firma de acuerdo de confidencialidad. 
• Contenido del contrato: 
  1. Objeto del contrato. Se deben detallar muy bien los derechos que se licencian. 
  2. Qué tipo de licencia se concede. 
  3. Duración del acuerdo. 
  4. Ámbito geográfico del acuerdo. Se debe detallar en qué países o regiones tendrá efectos el acuerdo.
  5. Tratamiento de mejoras futuras. A las patentes se les pueden aplicar mejoras o modificaciones con el tiempo, por lo que se debe regular qué ocurrirá en estos casos. 
  6. Importe a pagar. Cuánto se paga y cómo. 
  7. Garantía de cumplimiento de ambas partes del acuerdo. 
  8. Regulación de qué ocurre en caso de una infracción del derecho licenciado. 
  9. Ley aplicable y resolución de conflictos. 
• Registro del contrato. 

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En definitiva, son casos que requieren conocimientos técnicos precisos y en los que es importante contar con la ayuda de abogados expertos en derechos de propiedad industrial e intelectual.